合同纠纷民事二审裁定书

天禾公司上诉请求：1.撤销原审判决，改判支持天禾公司原审诉讼请求；2.判令大源小能公司承担本案一审、二审诉讼费用。事实与理由：（一）申请号为201610931310.4、名称为“一种蒸汽发生模块机组”实用新型专利（以下简称涉案专利）的申请权是依据《项目合并协议转让给大源小能公司，但天禾公司无法依该协议取得大源小能公司的股权，现《项目合并协议》已经解除，涉案专利的申请权应归属于天禾公司。（二）大源小能公司无相应研发实力，涉案专利是天禾公司研发团队研发。（三）涉案专利是发明人程强为天禾公司所完成的职务发明创造。

大源小能公司辩称：涉案专利是大源小能公司自行研发。（2019）粤06民终6991号生效判决（以下简称6991号判决）已认定天禾公司未按《项目合并协议》约定把专利、商标、技术、人员等全部投入到大源小能公司。大源小能公司具备研发能力与条件，程强是大源小能公司的员工，涉案专利是其与其他研发人员为大源小能公司所完成的职务发明创造。

天禾公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2020年4月24日立案受理，天禾公司起诉请求：1.确认涉案专利申请权归天禾公司所有；2.大源小能公司配合将涉案专利申请人变更为天禾公司；3.诉讼费由大源小能公司承担。事实与理由：2016年5月31日，天禾公司与大源小能公司签订《项目合并协议》，约定天禾公司将自主研发的蒸汽能项目专利、技术、研发团队、管理团队等入股大源小能公司，合并后天禾公司享有大源小能公司股权份额的50%。协议签订后天禾公司依据协议向大源小能公司移交了相关技术材料及专利。基于与大源小能公司的合作关系，天禾公司将其自主研发的涉案专利以大源小能公司名义申请，专利发明人登记为天禾公司员工程强。2018年，经广东省佛山市中级人民法院二审判决天禾公司不具有大源小能公司的股东身份。2019年，广东省佛山市顺德区人民法院判决解除该协议。根据合同解除的法律规定，大源小能公司理应将涉案专利申请权返还给天禾公司。

大源小能公司原审辩称：天禾公司称涉案专利申请权是基于双方合作关系转让给大源小能公司与事实不符，且其未能提供任何证据证明其主张。6991号判决已确认天禾公司未提供确实有效证据证明其已按《项目合并协议》的约定履行义务，天禾公司不享有大源小能公司股权。涉案专利是大源小能公司自主研发。

原审法院经审理认为：天禾公司现有证据尚不足以认定《项目合并协议》中天禾公司拟并入大源小能公司的项目包含涉案专利技术以及程强在申请涉案专利时以大源小能公司作为申请人是基于履行《项目合并协议》的事实，天禾公司未完成举证责任，应承担相应的不利后果。

原审法院判决：驳回天禾公司的全部诉讼请求。

本院经审理查明：

（一）2016年5月31日，天禾公司与大源小能公司签订的《项目合并协议》第一条约定“乙方（天禾公司）自主研发的蒸汽能项目专利、技术、天禾注册商标（注册号14364148、12434158、12434051）、研发团队、管理团队以及乙方除高频灶以外的所有项目全部与甲方合并。乙方以蒸汽能项目专利、技术、研发团队、管理团队以及乙方除高频灶以外的所有项目入股甲方，享有本次项目合并后的甲方50%股权，甲方原始股（指本次项目合并之前的股东）合计享有甲方50%股权。甲方合并后的股本金按甲方注册资金计算。”

（二）已生效的广东省佛山市中级人民法院6991号判决认为，天禾公司未在该案中提供确实有效的证据证明其已按协议约定将所涉专利等内容全部投入到大源小能公司，故其主张已依《关于蒸汽机项目合并的决议》及《项目合并协议》入股大源小能公司而取得大源小能公司股权，缺乏证据证明，难以支持；大源小能公司主张《关于蒸汽机项目合并的决议》及《项目合并协议》并未履行，更为合理可信。

（三）已生效的广东省佛山市顺德区人民法院（2019）粤0606民初25704号民事判决认为，天禾公司与大源小能公司已就解除《项目合并协议》达成一致意见，故依法认定该协议于2019年12月13日解除。

（四）在2011年6月至2017年3月期间，程强的社保费用均由天禾公司缴纳。

（五）与本案相关的专利及纠纷

大源小能公司拥有以下8项专利及1项专利申请，分别是：1.专利号为201420402460.2、名称为“一种燃气蒸汽机”的实用新型专利；2.专利号为201520143839.0、名称为“燃气蒸汽发生设备”的实用新型专利；3.专利号为201510403595.X、名称为“燃气蒸汽发生设备”的发明专利；4.专利号为201621155717.4、名称为“带超温保护器的蒸汽发生模块机组”的实用新型专利；5.专利号为201621191058.X、名称为“一种利用长明火点火的蒸汽发生模块机组”的实用新型专利；6.专利号为201621191057.5、名称为“一种蒸汽发生模块机组”的实用新型专利；7.专利号为201621155719.3、名称为“能检测蒸汽温度、压力的蒸汽发生模块机组”的实用新型专利；8.专利号为201621189257.7、名称为“带风压开关的蒸汽发生模块机组”实用新型专利；9.申请号为201610931310.4、名称为“一种蒸汽发生模块机组”的发明专利申请。

上述专利的发明人均为程强，其中前3项专利是在《项目合并协议》签订之前由天禾公司申请并作为专利权人、后变更至大源小能公司名下，后5项专利及1项专利申请均是在《项目合并协议》签订之后由大源小能公司申请，并作为专利权人。

天禾公司针对上述专利向广州知识产权法院分别提起专利权权属纠纷及专利申请权权属纠纷，广州知识产权法院就上述专利分别作出（2020）粤73知民初513号、516号、514号、518号、511号、512号、515号、510号、517号民事判决，均驳回天禾公司诉讼请求。天禾公司不服上述判决，向本院提起上诉。本院对上述案件中的专利权权属纠纷案件审理后认为，该系列案件实为普通合同纠纷，不属于应由本院管辖的二审知识产权案件范围，遂于2021年9月30日分别作出（2021）知民终第1419、1426、1557、1405、1422、1467、1486、1418号民事裁定，将上述案件移送广东省高级人民法院审理。

在上述案件的二审审理过程中，天禾公司申请证人程强出庭作证，程强称：2013年11月份，其在天禾公司带领研发人员研发蒸汽机项目，2014年、2015年共申请3个专利，后为了实现蒸汽机产销分离，2015年成立大源小能公司进行蒸汽机销售，由天禾公司进行生产研发，后续因为经营策略调整，与大源小能公司股东庞长兴等人进行股权改革。《项目合并协议》签署后，天禾公司的研发人员在大源小能公司工作，涉案专利是天禾公司之前专利的延续，项目都是由程强负责。后续因为股东之间的矛盾，除张火炬外技术团队的所有人员均已离职。合作项目没有进行清算。蒸汽机项目的专利整体结构都是一样的，后续的改进是在大源小能公司进行的。其离开大源小能公司之前已经全面研发该技术。两公司项目合并后其工资由大源小能公司发放，但合并项目没有立项、登记，两公司的财务是一起管理，大源小能公司无其他经营业务。后续合作期间，大源小能公司股东对其不信任予以罢免，只有张火炬留在大源小能公司。

本院认为：（一）关于涉案专利权登记在大源小能公司名下是否基于《项目合并协议》

本案中，首先，《项目合并协议》签订时间为2016年5月31日，其中明确包括蒸汽能项目的专利及后续研发项目，涉案专利申请时间系2016年10月31日，二者时间间隔较短，而从涉案专利技术内容来看，与天禾公司之前转让给大源小能公司的三个专利亦具有一定关联性。其次，程强系天禾公司原有专利技术的研发人，双方也认可其系涉案蒸汽机合并项目的技术负责人及涉案专利研发人，程强在前述系列案件审理中也作证称其系代表天禾公司进行研发，因《项目合并协议》才将涉案专利申请权登记在大源小能公司名下，其陈述具有一定合理性和客观性。而大源小能公司虽称程强研发涉案专利系完成职务发明创造，但其并无证据证明其将涉案专利技术的具体研发任务交给程强。程强虽在大源小能公司成立之初即担任董事长，但程强的社保一直由天禾公司缴纳，大源小能公司在《项目合并协议》签订之前也并不向程强等研发人员发放工资，仅在协议签订后才予以发放。故综合以上因素，本院认为，天禾公司关于程强研发涉案专利并将专利申请权登记在大源小能公司名下系天禾公司为履行《项目合并协议》而实施的行为具有高度盖然性，故涉案专利系基于《项目合并协议》而登记在大源小能公司名下。

（二）关于本案是否应由本院管辖

本院认为，本案纠纷实质为履行《项目合并协议》引发的合同纠纷，而非单纯因专利申请权的归属引发的纠纷，不应由本院管辖，具体理由如下：

首先，天禾公司在本案中主张其为了履行《项目合并协议》而将涉案专利及技术投入到大源小能公司，协议解除后就应当将其投入的涉案专利、技术予以返还，而大源小能公司则主张《项目合并协议》并未履行，涉案专利系程强为大源小能公司完成的职务发明创造。故本案双方当事人争议的焦点在于天禾公司是否全部履行了《项目合并协议》，而涉案专利申请权的归属实为《项目合并协议》解除后的处理事宜，故本案纠纷实质为履行《项目合并协议》引发的普通合同纠纷。

其次，本案纠纷的审理与《项目合并协议》的履行情况以及协议解除后的处理事宜密切相关。而且，根据双方的《项目合并协议》，天禾公司对于大源小能公司的出资，除了包括专利、技术外，还包括天禾注册商标、研发团队、管理团队等。而在双方关于股东资格确认纠纷中，6991号判决仅认定天禾公司未能证明其已按协议约定将所涉专利等内容全部投入到大源小能公司，但对于天禾公司具体投入的出资未予查明。而在双方的合同纠纷中，天禾公司又仅要求解除《项目合并协议》，未对协议解除后的责任划分及合同事宜等一并要求处理。由于涉案专利技术并未评估作价，无法简单从天禾公司的出资中单独剥离。因此，本案应在查明合同的出资、履行情况等基础上作出判定，而不应单独针对合同中的某项出资孤立认定。

再次，天禾公司单独就合并协议的解除以合同纠纷提起诉讼，又以协议解除为由单独就专利权权属以专属管辖为由提起诉讼，实为规避合同纠纷的管辖，其诉讼行为不应被倡导，而且也容易造成不同判决间的混乱与冲突。因此，本案应根据当事人的诉讼请求，在对《项目合并协议》的出资、实际履行情况、不能履行的原因以及相应的违约责任等进行全面审查认定的基础上，对涉案专利申请权的归属作出认定。

基于前述分析，本院认为，本案纠纷不属于《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》第一条所规定的发明专利、实用新型专利等专业技术性较强的知识产权民事案件，不属于应由本院管辖的二审知识产权案件范围。本案实为普通合同纠纷案件，二审管辖法院为广东省高级人民法院。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条、《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》第一条之规定，裁定如下：

本案移送广东省高级人民法院审理。

本裁定一经作出即生效。

审判长傅蕾

审判员李丽

审判员周桂荣

二〇二一年十一月二十二日

法官助理　　郑文思

书记员谢思琳

裁判要点

案号

（2021）最高法知民终1696号

案由

合同纠纷

合议庭

2021年11月22日

附录

涉案专利

“一种蒸汽发生模块机组”实用新型专利

（申请号：201610931310.4）

关键词

专利申请权权属纠纷；合同纠纷；管辖

当事人

上诉人（原审原告）：佛山市天禾电器有限公司；

被上诉人（原审被告）：广东大源小能节能科技有限公司。

裁判结果

裁定：本案移送广东省高级人民法院审理。

原判主文：驳回佛山市天禾电器有限公司的全部诉讼请求。

涉案法条

《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条；

《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》第一条。

法律问题

管辖的确定

裁判观点

本案纠纷不属于《全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》第一条所规定的发明专利、实用新型专利等专业技术性较强的知识产权民事案件，不属于应由本院管辖的二审知识产权案件范围。本案实为普通合同纠纷案件，二审管辖法院为广东省高级人民法院。

注：本摘要并非裁定书之组成部分，不具有法律效力。